Тема

Права на «лево»

 

ЦЕЛЕЙ МНОГО — ПРИЗНАКИ ОДНИ

Оборот интеллектуальной собственности происходит с разными целями, а также в разных контекстах и правовых формах. Это может быть, к примеру, отчуждение автором программы для ЭВМ своих прав в пользу компании-заказчика. Это может быть уступка портфеля товарных знаков и патентов от одного правообладателя другому в рамках глобальной сделки по приобретению активов. И это, наконец, может быть предоставление правообладателем другой стороне комплекса исключительных прав для коммерческого использования в рамках франчайзинга.

Данными примерами перечень не исчерпывается. Осветить правовые аспекты сделок по обороту интеллектуальной собственности в рамках одной статьи – задача чересчур амбициозная. Полагаем, тем не менее, что можно выделить некоторые их общие особенности и представить на рассмотрение ряд соображений и рекомендаций практического свойства.

А НЕ ОТДАТЬ ЛИ ПРАВА В ЗАЛОГ?

Прежде всего необходимо учитывать, что оборот интеллектуальной собственности – дело тонкое, и было бы ошибкой применять к нему правовой режим оборота иных объектов гражданских прав, прежде всего вещей. Так, в коммерческой среде нередко можно услышать такие сленговые словосочетания, как, например, «продажа товарного знака» или «продажа лицензии». Практикующий юрист или бизнесмен сразу поймут, что имеется в виду, но на стадии перевода сделки в плоскость подготовки документов никакой «продажи знака» мы, конечно, не увидим.

Вместо этого (разумеется, при условии грамотной подготовки договоров) мы увидим понятийный аппарат статьи 1233 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), регулирующей вопросы распоряжения исключительным правом. Согласно пункту 1 данной статьи, «правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор)».

Отдельное положение той же статьи предусматривает возможность заключения договоров о залоге исключительных прав. Данные договоры пока не широко распространены в правоприменительной практике, не отработана реализация их аспектов.

В других статьях Iv части ГК РФ приводится более подробный анализ признаков и разновидностей договоров об отчуждении (которые ранее назывались «договорами уступки») и лицензионных договоров. В главах, посвященных отдельным объектам интеллектуальной собственности (авторские права, товарные знаки и т.п.), содержатся также некоторые специальные нормы, которые рассказывают о специфике этих договоров. Рассмотрим более подробно те аспекты сделки, которые нужно учитывать в первую очередь.

НАЧНЕМ СО СЛОВА «ЧТО»

В первую очередь, нужно понимать, с переходом каких прав мы имеем дело в том или ином случае. Является ли это, допустим, переходом прав на программное обеспечение, на товарный знак или на комплексный объект (например, веб-сайт), и если да, то имеем ли мы дело с отчуждением исключительных прав или же лицензией (последняя всегда ограничена сроком и/или объемом использования)? Предоставляется ли для использования вместе с товарным знаком комплекс исключительных прав или не предоставляется, то есть имеем ли мы дело с договором коммерческой концессии (франшизы) или обычным лицензионным договором?

Нередки случаи, когда ответ на подобные вопросы не очевиден, и понять, какие же права и в каком объеме передаются, нелегко. Такая ситуация характерна для договоров, в которых объекты указаны нечетко и/или путем масштабного перечисления, или когда объекты интеллектуальных прав соседствуют с объектами, не охраняемыми в качестве таковых или слабо формализуемыми. Другими словами, когда «смешались в кучу кони, люди». Между тем правильно квалифицировать предмет сделки в качестве конкретного объекта (или группы объектов) интеллектуальных прав и применить соответствующие нормы – задача сопровождающего переход прав юриста.

Если объект интеллектуальных прав ясен, не менее важно конкретно определить его в договоре. Если это товарные знаки, то законодательство требует четкого указания их наименований, номеров регистрации, дат регистрации и охватываемых сделкой товаров и услуг. Если это программное обеспечение, то важно четко его определить путем описания или ссылки на соответствующее приложение со всеми параметрами программного продукта.

НЕ ВСЕ И НЕ ВСЕГДА

Нужно учесть, что распорядиться можно не всеми правами и не всегда. Так, согласно статье 1265 ГК РФ, автор произведения науки, литературы и искусства в силу закона не может отчуждать право авторства и право на имя, что приводит к адаптации присущего западным договорам положения об «уступке всех прав без ограничений» к российским сделкам. В ряде случаев отчуждение исключительного права на товарный знак может быть неправомерно в силу возможности введения потребителей в заблуждение (например, в некоторых случаях уступки товарного знака, совпадающего с фирменным наименованием уступающей стороны и т.п.). Наконец, предоставление прав по лицензионному договору новому лицензиату может нарушить исключительность прав уже существующего лицензиата.

РЕГИСТРАЦИЯ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Распространенная ошибка – непринятие в расчет требований закона о форме договоров по обороту интеллектуальной собственности и, прежде всего, требования о государственной регистрации перехода прав. Это касается договоров о распоряжении зарегистрированными в России объектами – патентами и товарными знаками. Такие договоры подлежат регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте), и без нее являются недействительными.

В Роспатенте регистрируются договоры как отчуждения, так и лицензионные. Безусловно, исторически традиционная для российской правовой системы обязательная регистрация перехода прав по лицензионным договорам в отношении товарных знаков и патентов тормозит и усложняет оборот. Кроме того, это является предметом обоснованной критики – ведь в большинстве мировых юрисдикций такая регистрация либо никогда не существовала, либо была впоследствии отменена. Но dura lex, и этот фактор приходится учитывать.

Кроме того, обязательной регистрации подлежат также изменения и расторжение данных видов договоров.

Все вышесказанное диктует необходимость разрабатывать данные договора с особой тщательностью, так как в каждом случае необходимо убедиться в полной правильности их содержания. Наличие какого-либо отклонения может привести к трудностям на этапе регистрации в Роспатенте. Практика показывает, что слишком часто этот аспект стороны недооценивают или вовсе не замечают. Поэтому еще на этапе подготовки таких договоров нелишне будет привлечь патентного поверенного.

А АВТОР КТО?

Если компания приобретает объект авторских или патентных прав не у автора-создателя, а у компании – «вторичного» правообладателя (будь то работодатель автора или иной приобретатель), желательно проследить цепочку передачи прав. Также желательно прописать обязательства передающей стороны по обеспечению «чистоты титула» и содействию приобретателю прав в той ситуации, если в дальнейшем автор предъявит к приобретателю какие-либо претензии. На практике нередки случаи, когда авторы как будто «передали» свои права на ту или иную программу или патент компании-приобретателю, а между тем надлежащим образом это зафиксировано не было – либо не было письменного соглашения между сторонами, либо объект не был создан в рамках трудовых обязанностей и т.п. Из-за этого вопрос правообладания может приобрести неожиданную остроту и стать предметом диспута, увлекательного с точки зрения юридической науки и практики, но крайне неприятного для приобретателя прав.

ДАРЕНИЕ ДАРЕНИЮ РОЗНЬ

По вопросу легитимности оборота интеллектуальной собственности на безвозмездной основе между коммерческими организациями было сломано немало копий. Особенный интерес вызывает вопрос о том, распространяются ли на безвозмездные договоры распоряжения исключительными правами нормы о договоре дарения, – в первую очередь норма об ограничении дарения между коммерческими организациями. Много диспутов прошло на эту тему на страницах юридических журналов и интернет-форумов, а также отчасти в залах судебных заседаний. Хотя ГК РФ не дает на этот вопрос очевидного ответа, он, по мнению многих практикующих юристов, скорее, положительный.

Кроме того, при установлении платежей в данных договорах (например, роялти в лицензионных договорах) рекомендуется учитывать риск признания таких сумм налоговыми органами заниженными, и ввиду этого явно незначительных или номинальных сумм в договорах желательно избегать.
Перечень рассмотренных нами в этом материале аспектов сделок по обороту интеллектуальной собственности не исчерпан. Но, уяснив их заблаговременно, можно избежать многих правовых сложностей еще на ранних этапах.

Ноу-хау – это серьезно

Отдельного упоминания заслуживает распоряжение таким «объектом», как секрет производства, или ноу-хау (ст. 1468 и 1469 Гражданского кодекса РФ). Обращение с ноу-хау и его передача сродни транспортировке хрустального сосуда: в каждом случае такой передачи является критичным неукоснительное соблюдение режима коммерческой тайны как передающей, так и принимающей стороной. Отступление от такого режима и любая утечка ноу-хау способны существенно или полностью обесценить передаваемые права. К сожалению, приходится признать, что ввиду объективных свойств ноу-хау не существует панацеи от возможности такой утечки. Кроме того, преследование нарушителей на практике весьма затруднительно, поскольку сложно доказать факт разглашения или неправомерного доступа к конфиденциальной информации.

Из рекламы песню не выкинешь

Очень часто компании сталкиваются в своей деятельности с необходимостью получения разрешения на коммерческое использование авторских прав на те или иные известные или даже не столь известные произведения. Пример тому – использование песни или ее фрагмента в рекламном ролике. В большинстве случаев в получении соответствующего разрешения на договорной основе и выплате вознаграждения компаниям приходится взаимодействовать не напрямую с правообладателями, а с организациями, которые осуществляют коллективное управление авторскими и смежными правами («авторскими обществами»). Данные организации известны своей достаточно жесткой политикой по отслеживанию и преследованию через суды нарушителей авторских прав, поэтому к необходимости получения надлежащих разрешений стоит относиться со всей серьезностью.

Автор
Ариевич Павел DLA Piper Rus Limited