Компенсация вместо убытков за нарушение патентных прав: шаг вперед или опоздавшая мера?

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАЛИЦО

Точный размер компенсации за нарушение патентных прав определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения и может быть уменьшен, но не ниже минимального порога в 10 тысяч рублей. Двукратный размер стоимости права обычно рассчитывается в зависимости от стоимости неисключительной (простой, не эксклюзивной) лицензии на использование прав, что само по себе достаточно проблематично, если до выявления нарушения патентообладатель его не лицензировал.

Само по себе применение компенсации за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности не является новеллой для российского законодательства. Компенсация на практике доказала свою востребованность и  эффективность для товарных знаков и объектов авторских прав, где она применяется с 2008 года.

Использование компенсации для объектов патентных прав назрело давно, в первую очередь по причине крайне сложного процесса доказывания размера убытков в российских судах. Правообладателю проще запросить максимальную компенсацию, чем с точностью до рубля доказывать суду размер причиненных нарушителем убытков. При этом, в отличие от товарных знаков и авторских прав, компенсация за нарушение патентных прав не может рассчитываться исходя из двукратного размера стоимости контрафактной продукции нарушителя.

КАК ВЗЫСКИВАЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ?

Компенсация не является возмещением убытков и взыскивается вместо него, то есть либо убытки, либо компенсация. По этой причине следует учитывать особенности судебной практики, в том числе разъяснения, указанные в совместном Постановлении Пленума Верховного Суда Высшего Арбитражного Суда № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», а именно:

• Несмотря на то, что размер компенсации определяется по усмотрению суда, в исковом заявлении он должен быть указан в твердой сумме.
• Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.
• Суд определяет размер компенсации по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд вправе снизить размер компенсации, но не меньше низшего установленного предела.
• Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.
• Если заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права, то за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию на момент совершения нарушения.

КАКОВА СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА?

Анализируя существующую судебную практику по патентным спорам, нельзя не обратить внимания на низкое, по сравнению, например, с товарными знаками и объектами авторских прав, количество патентных споров в  отечественных судах. Такая ситуация обусловлена несколькими причинами. Во-первых, сложностью доказывания факта нарушения патентных прав в суде, где каждое судебное разбирательство, по сути, превращается в «войну экспертиз». В случае товарных знаков факт введения потребителя в заблуждение путем использования нарушителем идентичного или сходного до степени нарушения обозначения может быть с высокой степенью достоверности оценен судьей лично путем общего восприятия. А для принятия решения о нарушении прав на патент суды вынуждены привлекать независимых экспертов, специалистов в соответствующей области науки и техники. Каждая
из сторон спора традиционно настаивает на своем эксперте, и в результате судья вынужден принимать решение, основываясь на нескольких, зачастую прямо противоположных заключениях экспертов.

До введения в действие новых положений в судебной практике происходили повсеместные отказы во взыскании компенсации за доказанные факты нарушения патентных прав, включая отмены компенсаций по решениям судов первых инстанций. Например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29 января 2013 года по делу № А56–12802/2012, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26 июня 2013 года по делу № А56–39604/2010.

Во-вторых, низкое количество судебных споров по делам о патентах обусловлено сложностью расчета убытков. Учитывая трудности определения точного размера понесенных убытков в российских судах, в патентных спорах в ряде случаев суды предоставляли возможность взыскания убытков в формате упущенной выгоды, как неполученных роялти за пользование объектом патентного права. Такая позиция была отражена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 2005 года: «Ежегодный платеж [по лицензионному договору] пользователя – [третьего лица] … может расцениваться как убытки истца в виде неполученных доходов» (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда № 3578/05 от 05.07.2005 г.) и была впоследствии использована судами в ряде патентных споров: «Суд установил, что в 2009 году ответчик изготовил и реализовал 800 тележек модели 18–9771 в составе полувагонов модели 12–1303–01. Каких-либо отчислений за использование объекта интеллектуальной собственности ответчик не производил, поэтому убытки истца правомерно определены как не полученный истцом доход по возможному лицензионному соглашению в виде трехпроцентной ставки роялти в размере 7 478 400 рублей» (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16 мая 2012 года по делу № А79–12204/2010).

По причине сложности взыскания убытков в судах такая мера ответственности, как компенсация, крайне актуальна и востребована для патентообладателей. Введение положений о компенсации приведет к росту количества споров о защите патентных прав.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДОКАЗАТЬ В СУДЕ?

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения прав на запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец. В отличие от товарных знаков и объектов авторских прав, где использование предполагает публичное размещение объекта на продукции и в рекламе, в отношении патентов сложность доказывания факта использования запатентованного технического решения вызвана закрытостью процесса производства.

Изобретение признается использованным в продукте (способе), если продукт содержит (в способе – использован) каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Доказать факт нарушения прав значительно сложнее, если изобретение по патенту используется нарушителем при производстве продукции без раскрытия технического процесса производства. В отличие от товарных знаков и объектов авторских прав, которые всегда на виду, объекты патентных прав могут незаконно использоваться при промышленном производстве за закрытыми дверьми и далеко не всегда можно обосновать нарушение патента только на основании конечного продукта. На практике бремя доказывания нарушения остается на патентообладателе, которому для взыскания компенсации необходимо доказать суду, что каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы либо эквивалентный ему, был использован нарушителем.

ЧТО ТАКОЕ НЕЗАВИСИМЫЙ ПУНКТ ФОРМУЛЫ?

Для простоты и наглядности примера ниже приведена выдержка из независимого пункта формулы изобретения по существующему патенту РФ № 2540103: «способ производства компота из мандаринов, включающий заливку расфасованных в банки плодов на 2 мин горячей водой с температурой 80 °C с последующей заменой воды на сироп с температурой 95 °C, закатку банок, процессы нагрева, выдержки и охлаждения, отличающийся тем, что после закатки банки устанавливают в носитель, обеспечивающий предотвращение срыва крышек в процессе нагрева, при этом нагрев компота осуществляют в потоке воздуха температурой 120 °C и скоростью 8–9 м/с в течение 8 мин с последующей выдержкой при температуре 95 °C в течение 20 мин и охлаждением в потоке воздуха температурой 20–25 °C и скоростью 7–8 м/с в течение 12 мин, и при этом банку в каждом процессе тепловой обработки подвергают прерывистому 2–3-минутному вращению с донышка на крышку с частотой 0,1 с –1 с интервалом 2–3 мин».

Указанный пункт формулы содержит целый ряд признаков, связанных с изготовлением запатентованного продукта. При этом при патентовании необходимо учитывать, что узкая формула изобретения: с уточнением времени, температуры, конкретных разновидностей используемых компонентов, приводит к уменьшению объема правовой охраны по патенту на рынке. Дело в том, что изменение нарушителем показателей времени, температуры или  компонентов при производстве продукта, за исключением использования общеизвестных эквивалентов, приводит к невозможности доказывания факта нарушения патентных прав.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОДАЧЕ ИСКА?

До подачи иска о нарушении патентных прав правообладателю необходимо:

• Обеспечить сбор достаточных доказательств, подтверждающих факт нарушения прав на патент.
• Подготовить расчет и обоснование размера заявленной компенсации.
• Получить заключение о нарушении прав от специалиста-патентоведа с профильным техническим образованием.
• Провести патентный поиск, чтобы избежать столкновения патентов, когда у нарушителя есть собственный патент.
• Предусмотреть риск предъявления ответчиком встречного иска о праве преждепользования.

ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Распространенной формой защиты при предъявлении иска о нарушении патентных прав является ссылка на право преждепользования. Оно возникает у лица, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления. В рамках преждепользования указанное лицо сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого. Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Критерии для признания у потенциального нарушителя права преждепользования следующие:

• Использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории Российской Федерации до даты приоритета патента.
• Решение должно быть тождественным и использоваться добросовестно.
• Используемое тождественное решение должно быть создано независимо от автора запатентованного решения (самостоятельно).
• Необходимо подтвердить объемы такого использования.

КОМПЕНСАЦИЯ vs УБЫТКИ

Компенсация за нарушение патентных прав является долгожданным инструментом защиты правообладателей и позволяет избежать сложного и долговременного процесса доказывания размера убытков. Однако предусмотренный законом ее максимальный размер ограничен суммой 5 млн рублей. Для таких объектов промышленной собственности, как изобретения, полезные модели и промышленные образцы, эта сумма не является достаточной для компенсации патентообладателю материальных потерь от нарушения его исключительных прав и должна быть увеличена.

комментарий Мамаджанов Хамид Институт профессионального образования

СПОРЫ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

В СТАТЬЕ ПОДНИМАЕТСЯ ОДИН ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ АВТОРОВ ИЛИ ИНЫХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ. В РОССИИ РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ В ЭТОЙ

СФЕРЕ ТОЛЬКО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ.

В 2014 году в Суде по интеллектуальным правам более чем в четыре раза увеличилось количество рассмотренных дел, связанных с защитой интеллектуальных прав. Примерно на эту же величину возросло число дел, связанных с возмещением убытков и взысканием компенсаций. Это означает, что авторы и правообладатели объектов интеллектуальной собственности более профессионально начали защищать свои интересы в судах.

Расширение вариантов выбора форм защиты патентных прав компенсацией вместо возмещения убытков, на первый взгляд, должно было упростить процедуру защиты прав авторов и патентообладателей. Но все же остаются нерешенными некоторые моменты, в том числе вопрос обоснования

размера заявленной (со стороны истца) компенсации или назначенного (судом) размера компенсации, подлежащей взысканию. Также возникает естественный вопрос, насколько справедливой является максимальная сумма компенсации в размере 5 млн рублей, когда доходы от использования запатентованных технических решений многократно превышают эту сумму и могут составлять сотни миллионов рублей?

Если нарушение патентных прав выявлено достаточно быстро, а нарушитель только в течение одного или не более двух лет незаконно использовал изобретение и таким образом обогащался за счет правообладателя, то еще можно как-то согласиться с этой суммой. В нашей практике судебной экспертизы по расчету размера убытков от нарушения прав автора на изобретение был случай, когда размер вознаграждения от совместного использования двух изобретений только за один год составил около 8 млн рублей.

Во многих случаях сумма ущерба может многократно превышать 5-миллионный рублевый порог. В свое время Верховный суд США обязал компанию Cisco Systems выплатить 64 млн долларов в качестве компенсации израильскому патентодержателю Commil.

При рассмотрении споров в сфере защиты интеллектуальных прав целесообразно все-таки привлекать высококвалифицированных экспертов, обладающих специальными знаниями в этой области, включая умения и навыки расчета размеров убытков или размера справедливой компенсации. Только так можно обеспечить объективность рассмотрения спора и вынесения справедливого решения. Благо Министерство экономического развития России недавно утвердило (приказ № 385 от 22.06.2015 г.) федеральный стандарт оценки – «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности». Он предусматривает привлечение профессионального оценщика для расчета величины убытков (или размера компенсации) в случаях, когда требуется определить размер справедливой компенсации. Хочется верить, что в свете правоприменительной практики, с одной стороны, оценщики будут повышать свою компетентность, а, с другой стороны, суды будут более часто обращаться к профессиональным оценщикам интеллектуальной собственности для вынесения справедливого решения в таком сложном вопросе, как экономика интеллектуальной собственности.